投诉人1946年的商标,没能成功拿到1995年的域名!

优名网     2023-02-02

案例号:D2022-3934

争议域名:

Metco.com注册于1995年5月19日,当前所在注册商为Network Solutions, LLC;

投诉人和被投诉人:

1. 投诉人是瑞士的Oerlikon Surface Solutions AG公司;

2. 被投诉人是美国的Bonded Labs。

仲裁过程:

2022年10月20日,投诉人提交投诉;

2022年10月21日,中心向争议域名所在注册服务商验证,并于当天得到回复,确认被投诉人相关信息及联系方式;

2022年11月9日,中心正式通知被投诉人,并要求其在2022年11月29日前进行回复;

2022年11月9日、10日、15日,被投诉人均向中心发送了非正式通讯,但没有提交正式的答复。

2022年12月1日,中心再次通知双方,仲裁审理阶段启动;

2022年12月7日,中心任命Adam Taylor(亚当·泰勒)为本案唯一专家组成员,正式开始本案审理。

事实背景:

1. 自1946年左右以来,投诉人的集团及前身以METCO商标提供与材料、热喷涂和涂层相关的产品和服务,用于各种工业领域;

2. 投诉人拥有METCO的多个注册商标,其中包括1949年3月8日注册的美国商标;

3. 投诉人经营的网站域名为metcojoiningcladding.com;

4. 从1996年起,争议域名先后解析或跳转到各种提供X增强服务的网站。在1998年到2011年左右,“Metco Labs”这个名称出现在页脚的版权声明中;

5. 在2017年8月的一段时间内,争议域名解析为一个停放页面,其中包含“待售”通知和与“涂料”、“粉末涂料”、“焊接”相关的按点击付费(“PPC”)链接”;

6. 根据相关资料显示,争议域名曾以22,500美元的价格进行挂售;

7. 投诉人于2022年7月28日向被投诉人发送了律师函,被投诉人通过电子邮件回复称:不确定你的身份,他自1995年以来一直拥有争议域名,如果对该域名有兴趣应该访问代理平台,在该代理平台争议域名的售价为450,000美元。并且,被投诉人在邮件后面补充,他不会点击邮件里的附件。

双方争论:

A. 投诉人

1. 自1946年以来,投诉人的商标一直持续积极地使用,争议域名与投诉人的商标相同易混淆;

2. 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益;

3. 没有证据表明被投诉人已因争议域名被广泛知晓,或拥有任何相关商标。之前在争议域名网站上的版权声明中使用“Metco Labs”似乎是借口,因为该网站上没有其他提及该名称的内容;

4. 被投诉人并未使用或准备使用争议域名善意提供商品或服务。被投诉人也没有对争议域名进行合法的非商业或合理使用;

5. 被投诉人将争议域名用于带有与投诉人商品和服务相关的PPC链接的网站;

6. 被投诉人对争议域名的使用与投诉人的商标相同,因此存在与投诉人存在隐含关联的高风险,对投诉人而言是不公平的;

7. 被投诉人使用争议域名的目的是吸引互联网用户寻找投诉人时,将他们重定向到提供与投诉人产品无关的网站,不能被视为善意;

8. 被投诉人以过高且不明原因的价格向投诉人出售争议域名,这是明显的针对;

9. 投诉人的商标在燃料、热喷涂和涂层技术领域众所周知,尽管1995年互联网的使用还没有那么广泛,但由于许多(当前)结果与投诉人相关,因此当时的互联网搜索很可能会告知被投诉人,投诉人的商标和相应业务;

10. 被投诉人从事注册包含第三方商标域名以获取经济利益的行为,在被投诉人名下有70多个域名,表明其熟悉互联网和搜索引擎,表明其在注册争议域名时应知晓投诉人的商标;

11. 被投诉人利用争议域名通过销售与投诉人无关的产品获利,从而在互联网用户中造成混淆的可能性。

12. 此外,作为对投诉人律师函的回应,被投诉人提出以过高的价格将争议域名出售给投诉人,但并未就此价格提供合理的解释。

B. 被投诉人

在本案中被投诉人没有提交正式的答复。

但在非正式答复邮件中,被投诉人称,其收到的有关此程序的电子邮件对他造成了骚扰,并且给他带来了压力,他自1995年以来就拥有争议域名。同时被投诉人还声称,争议域名可以以90万美元的价格购买,并将在年底前“退出市场”。

仲裁结果:

第一要素:争议域名与投诉人商标易混淆(√)

在不考虑通用顶级域名.com的情况下,专家组认为争议域名完整包含了投诉人的商标,具有容易混淆的特性。

第二要素:被投诉人对争议域名没有合法权益(-)

鉴于专家组关于恶意的调查有更明确的结果,专家组没有必要判定被投诉人是否对争议域名享有权利或合法利益的问题。

第三要素:恶意注册和使用(×)

小组注意到以下几点:

1.争议域名自1995年首次注册以来,似乎被投诉人一直持续持有。然而,投诉人也并未向专家组提供任何证据表明被投诉人是后来才获得该域名。

2. 虽然投诉人及其前身使用METCO商标的时间早于被投诉人注册争议域名的时间,但投诉人仅声称其商标在“材料、热喷涂和涂层技术”这一较为专业的领域内具有知名度。此外,即使在这个行业背景下,投诉人也没有提供任何证据证明其商标在1995年的声誉情况,更不用说在公众范围中的声誉了。专家组认为,目前许多“metco”的互联网搜索结果都与投诉人相关,这一事实不足以表明在注册争议域名时进行的互联网搜索结果,不能因此而推断被投诉人在注册争议域名时就应当知道投诉人的商标。尽管投诉人的论点是,如果被投诉人搜查过,他应当会知道投诉人,可是在被投诉人没有提供当时互联网搜索结果的情况下,专家组不能做出这样的结论推断。

3. 投诉人进行的互联网搜索表明,包括美国在内的不同行业的其它企业也在使用名称“Metco”。据此,专家组不同意投诉人关于“被投诉人注册争议域名就是针对投诉人的观点”。

4. 在争议域名的历史中,其一直被用于与投诉人完全无关的商品和服务,虽然争议域名曾被用于解析到一个带有投诉人行业相关的自动PPC链接(广告页面),但这仅仅是在2017年一个很短暂的时间。因此,以此推断被投诉人当时注册争议域名时的心理状态,是对专家组没有任何帮助的。

5. 在上述情况中,投诉人未能使专家组根据概率确认:被投诉人在注册争议域名时很有可能已经知道并针对投诉人。

6. 被投诉人回复的一系列邮件抱怨诉讼程序并表示以高价出售争议域名,而不是提交回应来解释其立场,这与本案并无重要关联,仅能以此确定被投诉人对长期以来此类毫无根据的案件表达不满。无论如何,鉴于本案的上述情况,被投诉人的态度本身并不能使专家组做出“被投诉人打算非法针对投诉人的结论”。

综上所述,专家组认为投诉人并未确立仲裁所需的第三个要素,驳回本次投诉,继续由被投诉人持有争议域名。

总结:

本案本身没有太多的亮点,即便是1946年就对外宣传的商标,如果不能明确证明注册人在注册争议域名时就是为了针对投诉人,也是无法成功的,这说明并非商标够早,就能仲裁成功。而且,不知道大家有没有留意,在近两期的仲裁案例的公开文件中,第二要素基本上都被中心略过了,重点都放在了“恶意注册/使用”这一点上。所以,小胖再次提醒持有域名的小伙伴,千万不要因为想把域名卖给某个目标客户,就做一些涉及恶意使用的事情。比如:把域名解析到对方同行的网站;把域名解析到一个模仿对方的网站;亦或者主动给对方兜售域名之类的行为。